LA MARCA, QUÉ SE PUEDE REGISTRAR Y SUS CONFLICTOS.

Hay que hacer una breve distinción para empezar.

La marca es aquél signo que permite diferenciar productos dentro del mercado. Nombre comercial es la denominación y/o signo que permite distinguir a una empresa o profesional en el ámbito comercial.

La denominación social es el nombre que se otorga a la persona jurídica haciéndola constar en la escritura de constitución. Para obligarse deberá firmar con su denominación social.

De manera que la denominación social es el nombre real de la empresa, el nombre comercial es su “alias” por el que será conocida en el ámbito de comercio, y la marca será el signo distintivo que identifique sus productos en el mercado.

¿Qué se puede registrar?                                                   

Para que un signo pueda registrarse no deberá incurrir en causa de prohibición. Estas prohibiciones podrán ser relativas o absolutas.

Podrán registrarse palabras, conjunto de letras (más de dos) o signos que constituyan nombres comerciales, marcas o denominaciones que sean:

  • Fantásticas, de fantasía.
  • Y éstas a su vez,
    • Denominativas: designan por un nombre al producto o a la empresa.
    • Descriptivas: señala las características del producto o empresa.
    • Sugestivas: sugieren de manera indirecta una característica del producto o empresa.
    • Arbitrarias: no tienen conexión con el producto o empresa.

La denominación social queda protegida por el Registro Mercantil, mientras que las marcas y nombres comerciales por la Oficina de Patentes, bien a nivel nacional, comunitario y/o internacional.

A la hora de escoger la marca o el nombre comercial pueden surgir conflictos dado que puede haber anteriores propietarios de marcas o nombres comerciales idénticos o similares.

Pueden mostrar su oposición al registro de las mismas en tanto que son de su propiedad, o son tan parecidas que puede crear confusión o asociación en el consumidor, haciéndole creer que compra al propietario o producto original cuando realmente compra al nuevo.

Se ocasiona así un perjuicio al legítimo primer propietario de la marca o nombre comercial.

¿Qué formas pueden adoptar los tipos de marcas o nombres comerciales?

En la clasificación arriba enunciada podemos encontrarnos que adoptan las siguientes formas:

  • Marcas denominativas, formadas solo por palabras:
    • Simples: formadas únicamente por una palabra.
    • Complejas: constituidas por más de una palabra, o por letras o caracteres singulares.

 

  • Marcas que contienen una marca anterior.
    • Puede surgir conflictos en tanto que la marca anterior sea autónoma, fácilmente identificable dentro de la marca posterior.

 

  • Marcas que combinen letras: formadas arbitrariamente por una o dos letras o por números.
    • Especial mención hay que hacer en tanto que aquéllas marcas constituidas por números, que tengan existencia propia, individualidad, que sea un conjunto independiente, no podrán estar sujetas a protección. En el mismo sentido que una o dos letras.

Y ello tiene su justificación en tanto que los números y las letras son de propiedad común, nadie puede apropiarse de ellos.

De manera que para atender a si existe confusión o asociación se atenderá a los elementos gráficos, al concepto de la marca y/o al resto de la denominación.

  • Marcas gráficas:
    • En sentido estricto: no transmite una idea, concepto o imagen concreta.
    • Figurativas: expresan un concepto determinado además de contener un distintivo gráfico.

 

  • Marcas mixtas: reúnen una denominación ya sea simple o compleja y además un signo gráfico.

 

¿Cuáles son los principales problemas, conflictos o dudas a la hora de registrar una marca o nombre comercial?

Los principales Conflictos derivan del riesgo de confusión de la marca o nombre comercial.

Existe la confusión directa, en la que el consumidor confunde el signo distintivo con el de otra marca, esto es, confunde dos marcas, por ejemplo porque son muy similares.

Y existe la confusión indirecta o asociación, en la que el consumidor vincula al propietario del signo distintivo con la marca, es decir piensa que ese producto es de una empresa de la que realmente no es.

Para resolver estos conflictos los tribunales acuden a varios métodos, cuyo objetivo es comprobar si hay identidad o similitud en relación a otra marca o nombre comercial y es susceptible de causar confusión total o asociación:

  • Comparación: proceden a comparar de manera conjunta el signo distintivo atendiendo a la fonética, al diseño, a elemento dominante del diseño, al concepto y a la denominación a través de las sílabas o letras.
  • Consumidor medio: es el patrón con el que mide si existe o no posibilidad de confusión. El consumidor medio es un concepto jurídico que considera que aquél es “una persona que no destaca por altas cualidades pero tampoco por lo contrario, es medianamente atento y reflexivo”. Esto significa que en aquellos casos en los que a primera vista y sin necesidad de hacer un estudio concreto sobre un producto podría haber confusión si una marca fuera tan parecida a otra que no fuera fácil distinguirlas.
  • Marca anterior: el propietario de una marca registrada cronológicamente con anterioridad estará protegido frente al que solicita el registro para una segunda marca que sea idéntica a ella o pueda causar confusión o asociación.
  • Atender a la vía de comercialización.
  • Determinar la finalidad o el campo de aplicación de los productos.
  • Qué lugar ocupa en la clasificación de Niza. Esta clasificación se contiene en un convenio en el que se dividen las actividades económicas en múltiples clases, a efectos de determinar su adhesión a una. Esto significa que la marca de un producto no podrá ser confundido con otro producto de otra clase aunque tengan la misma marca.

Se utilizarán en conjunto estos patrones, aunque según el caso, se atenderá en mayor medida a unos o a otros.

Tenemos por último las prohibiciones relativas a marcas notorias, marcas renombradas y a las prohibiciones de los agentes de comercio.

Las marcas notorias son aquellas reconocidas en general por el sector de consumidores al que van dirigidos sus productos. La prohibición consiste en que nadie podrá solicitar el registro de la marca notoria ya registrada, respecto de un producto que sea similar o idéntico. Sin embargo, si el producto es de diferente clasificación sí podrá solicitarlo.

Marca renombrada es aquella conocida por el público en general. La prohibición de registrar una marca que sea igual que la marca renombrada afecta a todo tipo de productos y a todos los sectores y clases.

Por último, los agentes comerciales que representen a un tercero titular de una marca no podrán registrar la marca que sea propiedad de éste sin su consentimiento.

Tampoco podrá registrarse sin el consentimiento del afectado, su nombre, estado civil o figura de éste último. En el mismo sentido signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por derecho de autor u otro de propiedad industrial distinto de la marca y/o nombre comercial.

Como puede comprobarse los conceptos, variables y conflictos entre marcas y nombres comerciales son aspectos muy técnicos, por ello recomendamos acudir a PAUMARD abogados & asesores en caso de que tengas dudas o problemas jurídicos y/o judiciales para que lo resolvamos siguiendo el camino correcto.